ліцензійний договір на товарний знак

ТОВ “Гольфстрим+”. названий далі “Ліцензіар”, в особі Директора Агаркова А.Г., що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

__________________________________________________, названий далі “Ліцензіат”, в особі ______________________________________, що діє на підставі ______________, з іншого боку,

беручи до уваги, що Ліцензіар володіє виключним правом на товарний знак Гольфстрим (свідоцтво на товарний знак №42258, з пріоритетом від 18.06.2002 р., ліцензійний договір від 01 вересня 2004р.): для освітніх та інших послуг, що перелічені в свідоцтві,

Ліцензіат бажає придбати на умовах цього договору ліцензію на використання  даного товарного знака, домовились про наступне.

1. Предмет договору

1.1.Ліцензіар надає Ліцензіатові на строк дії цього договору за винагороду, яку виплачує Ліцензіат, ліцензію на користування товарним знаком, виконаним згідно з копією свідоцтва на товарний знак №42258, що додається, для позначення послуг, що надаються Ліцензіатом, які відповідають переліку послуг за свідоцтвом на даний товарний знак за класом 36 та класом 41 згідно МКТП.

Ліцензіар залишає за собой право на використовування даного товарного знака в своїй господарчий діяльності.

1.2. Ліцензіат отримує право позначати послуги, які має право надавати, згідно Переліку послуг, наданих в Додатковій угоді до даного договору, вищезгаданим товарним знаком, супроводжуючи його вказівками:

–         товарний знак за ліцензією,

–         якість послуг підтверджено товарним знаком Гольфстрим.

1.3. Ліцензіат не має права використовувати товарний знак Ліцензіара спільно зі своїм товарним знаком.

1.4. Ліцензіат має право використовувати товарний знак Ліцензіара на супровідній та діловій документації і в рекламі.

1.5. Ліцензіат зобов’язується використовувати товарний знак Ліцензіара в тому вигляді, в якому він був зареєстрований свідоцтвом №42258. Не дозволяється змінювати товарний знак Ліцензіара.

1.6. Ліцензіат має право використовувати товарний знак Ліцензіара за умови, що якість позначених цим знаком послуг буде не нижчою якості послуг, що надаються Ліцензіаром під тим же товарним знаком. Якісні показники вказані за адресою: www.chemodan.com.ua.

1.7. Якщо Ліцензіату стане відомо, що товарний знак протиправно використовується третьою особою, він повинен негайно інформувати про це Ліцензіара.

1.8. Якщо треті особи порушать права, які надані за цим договором Ліцензіату, то Ліцензіат і Ліцензіар спільно пред’являть позов. Витрати і/або надходження, які понесені і/або отримані в результаті судового рішення чи погодження між позивачем і відповідачем, будуть розподілені між Ліцензіатом і Ліцензіаром згідно з угодою.

1.9. Якщо Ліцензіату будуть пред’явлені претензії або позови з приводу порушення прав третіх осіб у зв’язку з використанням ліцензії за цим договором, то він повідомляє про це Ліцензіара і за угодою з ним зобов’язується відрегулювати такі претензії або забезпечити судовий захист. Понесені Ліцензіатом витрати або збитки в результаті врегулювання вказаних претензій будуть розподілені між Ліцензіатом і Ліцензіаром відповідно до їхньої угоди.

1.10. Ліцензіат не має права надавати субліцензії третім особам.

2. Відповідальність Сторін

2.1. Якщо Ліцензіат під знаком, що є предметом договору, надає послуги, якість яких не відповідає вимогам договору, то він зобов’язаний вжити заходів до встановлення відповідної якості послуг. При цьому Ліцензіар надає йому необхідну допомогу.

2.2. Ліцензіатові надається строк 15 календарних днів для відновлення якості послуг.

2.3. Якщо якість послуг, що надаються Ліцензіатом, не буде відновлено в строк, вказаний у п. 2.2. цього договору, Ліцензіар може розірвати договір і вимагати відшкодування збитків.

2.4. По закінченню строку дії договору або у разі його розірвання відповідно до п. 2.3. даного договору Ліцензіат повинен припинити використання товарного знака.

3. Порядок розрахунку

3.1. Ліцензіат зобов’язаний виплатити Ліцензіарові ліцензійну винагороду у такому розмірі та порядку:

–         при укладанні цього договору еквівалент 60 (шістдесят) Євро протягом одного банківського дня з моменту підписання договору;

–         за кожний календарний рік еквівалент 60 (шістдесят) Євро протягом кожного календарного року, на які є дійсний даний договір.

3.2. Ліцензіат зобов’язується проводити платежі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара.

4. Вирішення спорів

4.1. У разі виникнення спорів між Ліцензіаром і Ліцензіатом з питань, передбачених цим договором або у зв’язку з ним, Сторони вживуть усіх заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

4.2. Якщо Сторони не прийдуть до згоди шляхом переговорів, то спори  вирішуються судом у встановленому законодавством України порядку.

5. Строк дії договору

5.1. Цей договір укладений строком на три роки і набирає чинності з дати його підписання Сторонами за цим договором..

5.2. Цей договір може бути продовжений за взаємною згодою Сторін. Умови продовження строку дії цього договору визначаються Сторонами за один місяць до його закінчення.

6. Інші умови

6.1. Всі зміни і доповнення до цього договору вносяться у письмовій формі. Вони мають бути підписані особами, уповноваженими на це Сторонами по договору.

6.2. Даний договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7. Юридичні адреси та реквізити Сторін

Ліцензійний  договір  № ___________

на використання твору

м. Київ                                                                                  „___” _____________ 2007 р.

 

(що надалі іменується Ліцензіар) з одного боку та Редакція науково-практичного журналу “Наука та інновації” Національної академії наук України в особі Заступника головного редактора ЯЦКІВА Ярослава Степановича, що діє на підставі Постанови Президії Національної академії наук України № 45 від 9 лютого 2005 року (надалі іменується Ліцензіат), з другого боку, уклали даний договір про таке:

1.  Предмет договору

 

(далі – Твір), викладений _______________________ на умовах, визначених цим Договором.

2. Майнові права, що передаються Ліцензіату

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору такими способами:

2.1.1. Використовувати Твір шляхом опублікування його у Науково-практичному журналі “Наука та інновації” (далі – Видання) мовою оригіналу;

2.1.2. Переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір за погодженням з Ліцензіаром;

2.1.3. В разі, якщо Твір викладено мовою іншою, ніж мова, на якій Твір передбачається опублікувати, право на переклад Твору на мову публікації Твору у Виданні.

2.2. В разі, якщо Ліцензіат виявить бажання використовувати Твір іншими способами, зокрема, перекладати твір у випадках інших, ніж це зазначено у п. 2.1 цього Договору, розміщувати Твір у мережі Інтернет; публікувати Твір в інших виданнях, у тому числі іноземних, таке використання оформлюється додатком  до цього Договору.

3. Територія

3.1.Ліцензіар надає Ліцензіату право на використання Твору способами, зазначеними у п.п. 2.1.1 – 2.1.3 цього Договору, на території України, а також право на розповсюдження Твору у Виданні на території України та в іноземних країнах шляхом передплати, продажу та безоплатної передачі Видання.

4. Строк, на які надаються права

4.1. Цей Договір укладається після прийняття Ліцензіатом Твору для опублікування. Договорів є чинним з дати його підписання та укладається на строк 5 років, але не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на Твір.

4.2. За письмовою згодою Сторін строк Договору може бути продовжений.

5. Застереження

5.1. Ліцензіар заявляє:

–         що він є автором (співавтором) Твору,

–         у випадку, якщо Твір створено у зв’язку з виконанням трудового договору, Ліцензіар має право на надання дозволу на використання Твору за цим  Договором,

–         При створенні Твору Ліцензіаром не порушені права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі приведені матеріали інших осіб, за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданим науковим, інформаційним або критичним характером Твору, використання таких матеріалів здійснюється Ліцензіаром з дотримання норм авторських прав.

5. Інші умови

6. Реквізити і підписи сторін

   Ліцензіат                                                          Ліцензіар

_____________________________                 _________________________________

Договори про передачу прав і ліцензійні договори

Добросовісне використання знака є обов’язком його власника. У противному випадку будь-яка особа може оскаржити реєстрацію торговельної марки.

Одним зі способів використання знака є укладання договорів про передачу права або ліцензійних договорів.

За договором про передачу прав на знак його власник передає зацікавленій особі за певну винагороду всі виключні права на знак. При цьому власник втрачає право власності, що переходить до правонаступника. Даний вид договору аналогічний договору купівлі-продажу.

Ліцензійний договір – угода, за якою власник свідоцтва на знак (ліцензіар) надає зацікавленій особі (ліцензіату) право користуватися цим знаком за певну винагороду й на певних умовах. При цьому, незважаючи на обсяг прав, переданих за договором, ліцензіар залишається власником свідоцтва. Ліцензійний договір умовно можна порівняти з договором оренди.

Вищевказані договори укладаються за згодою сторін, але повинні містити в собі ряд обов’язкових положень, встановлених нормативними актами.

Договір про передачу права і ліцензійний договір набувають чинності з моменту їхнього підписання сторонами й не вимагають обов’язкового нотаріального засвідчення або державної реєстрації. Однак Закон України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг передбачає можливість реєстрації подібних договорів за бажанням сторін.

Реєстрацію договорів здійснює у встановленому порядку Державний департамент інтелектуальної власності. Договір на реєстрацію може подавати як одна, так і інша сторона, а також будь-яка довірена особа сторони (сторін). При цьому сторони зобов’язані надати один екземпляр (оригінал) договору для Держдепартаменту.

Процедура реєстрації договору займає біля 2-х місяців. У результаті реєстрації в Держреєстр вносяться відомості про договір, які відразу публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ліцензійний договір

про надання дозволу на використання комерційної таємниці

від „____” ________ 20__ р.                                                        № ______

Цей договір укладено між:

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

__________________________________________________________________,

або повне найменування юридичної особи)

далі – Ліцензіар, з одного боку, і ______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

__________________________________________________________________,

або повне найменування  юридичної особи)

далі – Ліцензіат, з іншого боку, беручи до уваги, що:

а) ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне

__________________________________________________________________

найменування юридичної особиа, що є власником комерційної таємниці)

має знання і досвід у галузі __________________________________________;

б) на об‘єкт комерційної таємниці, що є предметом цього договору, у Ліцензіара немає охоронних документів та ним не подано заявки на територіях, щодо яких надається ліцензія;

в) Ліцензіару надано право на ведення від свого імені переговорів про надання ліцензії на ноу-хау з метою виробництва, використання та продажу __________________________________________________________________

(найменування продукції)

та на укладення відповідних договорів;

г) Ліцензіат бажає придбати на умовах цього договору ліцензію  з метою виробництва, використання та продажу вказаної вище продукції;

домовилися про наступне.

1. Визначення термінів

Терміни, що використовуються в цьому договорі, означають:

1.1. “Ноу-хау” – об‘єкт комерційної таємниці, а саме: знання, досвід, секрети виробництва і т. п., точне визначення яких дається в додатку № 1.

1.2. “Продукція за ліцензією” (продукція, що вироблятиметься на основі ліцензії) – __________________________________________________.

1.3. “Спеціальне обладнання” – обладнання, необхідне для виготовлення продукції за ліцензією (додаток № 2).

1.4. “Конфіденційність” – дотримання заходів із запобігання випадкового чи навмисного розголошення відомостей, що стосуються патентів, третім особам.

1.5. “Звітний період” – період діяльності Ліцензіата щодо виконання умов цього договору протягом ___ місяців, починаючи з дати набранням  договором в сили.

1.6. сфера використання об’єкта ноу-хау (сфера) –  конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія та строк, на які надаються права.

1.7. “Територія”  – _____________________________________________

(регіони відповідно до політико-адміністративного поділу країни)

_______________________________________________________________

або галузь промисловості і т. п.)

1.8. “Ціна продажі” – визначена ціна за одиницю продукції за ліцензією, на базі якої встановлюється розмір роялті.

2. Об’єкт договору

         2.1. Ліцензіар надає Ліцензіатові на строк дії цього договору та за винагороду, яка виплачується Ліцензіатом, ____________________________

(виключну/одиничну/невиключну)

ліцензію на ноу –хау.

2.2.  За цим договором Ліцензіатові надається право:

(Варіанти п. 2.2)

(при виключній ліцензії):

– на виробництво, використання та продаж продукції за ліцензією (зокрема, з використанням при потребі спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини, що застосовуються Ліцензіаром на вказаній у пп. 1.7 цього договору території);

– на надання субліцензії іншим особам в обсязі наданих йому за цим договором прав у визначеній договором сфері.

При цьому Ліцензіар не може використовувати сам, а також передавати іншим особам вказані права у визначеній цим договором сфері.

(при одиничній ліцензії):

– на виробництво, використання та продаж продукції за ліцензією (зокрема, з використанням при потребі спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини, що застосовуються Ліцензіаром на вказаній у пп. 1.7 території). При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право як за межами, так і в межах визначеної  цим договором сфери.

(при невиключній ліцензії:)

– на виробництво, використання та продаж продукції за ліцензією (зокрема, з використанням при потребі спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини, що застосовуються Ліцензіаром на вказаній у пп. 1.7 території). При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право як за межами, так і в межах визначеної  цим договором сфери  та передавати його іншим особам.

2.3. Умови надання невиключної ліцензії іншим особам не можуть бути більш сприятливими ніж визначені цим договором. У разі надання іншій особі невиключної ліцензії  на використання прав, що є об‘єктом цього договору, Ліцензіар зобов‘язаний повідомити про це Ліцензіата і запропонувати йому такі ж умови.

3. Технічна документація

3.1. Вся технічна документація, необхідна і достатня для виробництва продукції за ліцензією (додаток № 3), передається Ліцензіаром уповноваженому представникові Ліцензіата у ___________________________

(адреса місця передачі)

з дня набрання сили цим договором.

Технічна документація та матеріали щодо технічних норм та стандартів, що прийняті у відповідній галузі промисловості Ліцензіата, виготовляються Ліцензіатом за згодою Ліцензіара. За попередньою домовленістю між Сторонами технічна документація може бути пристосована до умов Ліцензіата.

Технічна документація повинна мати розшифровку умовних позначень та заводських норм, на які даються посилання в цій технічній документації.

3.2. При передачі технічної документації складається приймально-здавальний акт з підписами уповноважених представників обох сторін. Якщо Ліцензіат або його уповноважений представник не з’явилися у строк, встановлений для передачі, то Ліцензіар може надіслати документацію рекомендованою поштою на адресу та за рахунок Ліцензіата.

Датою передачі документації вважатиметься дата акта приймання-передачі або дата поштового штемпеля на накладній відповідно.

3.3. Якщо Ліцензіат при передачі чи протягом 3 (трьох) місяців після отримання ним документації встановить неповноту чи неправильність отриманої від Ліцензіара документації, то Ліцензіар зобов’язаний протягом 3 (трьох) тижнів після надходження письмової рекламації передати документацію, якої не вистачає, або виправити часткові недоліки та передати відкориговану документацію Ліцензіату.

У цьому разі датою передачі документації вважатиметься дата передачі документації, якої не вистачало, чи відкоригованої документації згідно з положеннями абзацу 2 п. 3.2.

3.4. Ліцензіат може розмножити документацію для своїх потреб, але при збереженні зобов’язань зі забезпечення конфіденційності.

4. Удосконалення та поліпшення

4.1. Протягом строку дії цього договору Сторони зобов’язуються негайно інформувати одна одну про всі проведені ними удосконалення, що стосуються ноу-хау продукції за ліцензією.

4.2. Сторони зобов’язуються в першу чергу пропонувати одна одній всі вищевказані удосконалення і поліпшення. Умови передачі цих удосконалень і поліпшень узгоджуватимуться Сторонами додатково.

4.3. Захищені та заявлені удосконалення і поліпшення, що стосуються ноу-хау та продукції за ліцензією, а також удосконалення та поліпшення особливої цінності, які створюються однією із Сторін, вважаються такими, що належать їй та в першу чергу будуть запропоновані другій Стороні. Передача цих удосконалень та поліпшень проводиться, як правило, з оплатою на умовах окремого ліцензійного договору.

4.4. У разі відмови будь-якої із Сторін чи неотримання відповіді на пропозицію, що стосується використання удосконалень чи поліпшень протягом ________ місяців, Сторони мають право пропонувати удосконалення чи поліпшення третім особам.

5. Зобов’язання та відповідальність

5.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього договору йому нічого не відомо про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням цієї ліцензії.

5.2. Ліцензіар гарантує технічну здійсненність виробництва продукції за ліцензією на підприємстві(ах) Ліцензіата та по можливості досягнення показників, передбачених цим договором, за умови повного дотримання Ліцензіатом технічних умов та інструкцій Ліцензіара.

Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією наводяться у додатку до цього договору.

5.3. Ліцензіар заявляє, що технічна документація та інші матеріали, що передаються Ліцензіату, будуть комплектно, якісно виготовлені відповідно до чинних норм і стандартів Ліцензіата.

Примітка. Сторони можуть застережити й інші вимоги щодо документації та іншої інформації).

5.4. Ліцензіат зобов’язується виготовляти продукцію у повній відповідності з отриманою технічною документацією та інструкціями Ліцензіара в частині, що стосується ноу-хау.

Примітка. Сторони за домовленістю можуть не включати цей пункт у договір.

5.5. Сторона, що не виконала вищевказаних умов, зобов’язана відшкодувати іншій Стороні понесені нею у зв’язку з цим невиконанням збитки в межах ______.

5.6. За порушення строків передачі технічної документації та іншої необхідної інформації відповідно до розділу 4 цього договору Ліцензіар виплачує Ліцензіарові штраф, що вираховується у розмірах ________, але не вище ________.

5.7. Розмір відшкодування збитків та договірних штрафів, про які одна Сторона може заявити через різні порушення умов цього договору, не може перевищувати отриманих (належних для отримання) чи виплачених (які потрібно виплатити) за розділом 7 цього договору сум, якщо Сторони недомовилися про інше.

6. Технічна допомога

в освоєнні виробництва продукції за ліцензією

6.1. Для надання технічної допомоги Ліцензіату в освоєнні виробництва продукції за ліцензією, а також навчання персоналу Ліцензіата методам та прийомам роботи, що відносяться до виготовлення та застосування продукції за ліцензією, Ліцензіар на прохання Ліцензіата відряджає на підприємство(а) Ліцензіата необхідну кількість спеціалістів. Ліцензіат повідомляє Ліцензіара про своє прохання за ______ місяців до дати передбачуваного виїзду спеціалістів.

6.2. Ліцензіат забезпечує спеціалістів Ліцензіара на час їх перебування на підприємстві(ах) – Ліцензіата приміщенням у готелі, транспортними засобами для проїзду до місця роботи і назад, телефонно-телеграфним зв’язком та іншими погодженими видами обслуговування.

6.3. Усі витрати, пов’язані з відрядженням спеціалістів з метою надання необхідної технічної допомоги, враховуючи оплату вартості залізниці чи авіаквитків _________________________________ до місця їх призначення і назад, перевезення ____ кг багажу на одну людину понад дозволені за авіаквитком, а також винагороду залежно від кваліфікації спеціалістів, несе Ліцензіат за такими ставками: _________________________________________________________________.

6.4. У разі звернення Ліцензіата до Ліцензіара з проханням про відвідування підприємств, що виробляють продукцію за ліцензією, з метою ознайомлення з їх виробництвом та обладнанням на місці, Ліцензіар задовольнить таке прохання.

Усі витрати, пов’язані з відвідуванням та перебуванням спеціалістів на підприємствах Ліцензіара, несе Ліцензіат.

6.5. На прохання Ліцензіата та за його рахунок Ліцензіар поставить йому зразки продукції за ліцензією та матеріалів, а також спеціальне обладнання, необхідне для виробництва продукції за ліцензією.

Примітка: Якщо Ліцензіаром виступає фізична особа, пп. 6.4 і 6.5 не застосовуються.

7. Платежі

7.1. За надання прав, що передбачені цим договором, за технічну документацію та іншу інформацію, що вказана у додатку 4, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду відповідно до наступного:

Варіант 1(передбачає одночасні та періодичні  виплати суми,  що була обумовлена наперед)

а) сума в розмірі ______________________________________ гривень

(цифрами та прописом)

виплачується за пред’явленням рахунку в трьох примірниках у _________________________________________________________________

(банк Ліцензіара)

протягом _____ днів від дати ______________ ____;

б) сума в розмірі ______________________________________ гривень

(цифрами та прописом)

виплачується за пред’явленням рахунку в трьох примірниках _________________________________________________________________

(банк Ліцензіара)

протягом ______ днів від дати набрання  договором сили;

в) сума в розмірі _____________________________________ гривень

(цифрами та прописом)

виплачується за пред’явленням рахунку, у трьох примірниках та копії акта приймання-передавання або копії накладної, передбачених у п. 3.2 цього договору, протягом ______ днів від дати приймання технічної документації;

г) сума в розмірі ______________________________________ гривень

(цифрами та прописом)

виплачується протягом _______ днів від дати початку виробництва/серійного виробництва.

Сторони визначають, що вважається початком виробництва/серійного виробництва.

Варіант 2 (передбачає одночасні або періодичні платежі та подальші поточні відрахування протягом строку дії цього договору)

а) початкова виплата в розмірі ________________________________

(цифрами та прописом)

гривень виплачується протягом _______________ днів від дати набрання чинності цим договором ___________________________________________;

(банк Ліцснзіара)

– періодичні відрахування (роялті) виплачуються Ліцензіарові у розмірі ____ % від ціни продажі продукції за ліцензією і ____% від ціни продажі спеціальної продукції, виготовленої та реалізованої Ліцензіатом;

– періодичні відрахування (роялті) виплачуються Ліцензіарові у розмірі  _________________________________________ гривень за одиницю

(цифрами та прописом)

(штуку, кілограм і т. п.) продукції за ліцензією і _______________________________________________ гривень за одиницю

(цифрами та прописом)

спеціальної продукції, виготовленої та реалізованої Ліцензіатом.

З урахуванням специфіки предмета цього договору Сторони можуть домовитися про платежі у вигляді роялті, без попередньої оплати;

б) початкова оплата в розмірі  _________________________________

(цифрами та прописом)

гривень, з яких:

– сума у розмірі ____________________________________________

(цифрами та прописом)

гривень виплачується) протягом ________ днів від дати набрання цим  договором сили (інкасо з негайною оплатою, з наступним акцептом і т. п.);

– сума в розмірі ____________________________________________

(цифрами та прописом)

гривень виплачується за пред’явленням рахунку у трьох примірниках _________________________________________________________________

(банк Ліцензіара)

протягом _____ днів після передання технічної документації, вказаної у розділі 3 цього договору, і копії акта приймання-передавання  або копії відправленої поштою накладної, як це передбачено п. 3.2;

– періодичні відрахування (роялті) –  у % або гривнях, як це передбачено у підпункті “а” Варіанта 2.

7.2. Періодичні відрахування (роялті) здійснюються Ліцензіатом протягом ___ днів, що настають за звітним періодом.

7.3. Усі платежі за цим договором розуміються як платежі нетто на користь Ліцензіара.

7.4. Після припинення строку дії цього договору його положення застосовуються доти, доки не будуть остаточно врегульовані платежі, зобов’язання за якими виникли у період його дії.

8. Інформація та звітність

8.1. Ліцензіат протягом ___ днів, які настають за звітним періодом, надає Ліцензіару зведені бухгалтерські дані щодо обсягу виробництва та реалізації продукції за ліцензією та спеціальної продукції протягом звітного періоду, а також дані про ціни продажу  продукції за ліцензією та спеціальної продукції.

8.2. Ліцензіар має право проводити перевірку даних щодо обсягу виробництва та реалізації продукції за ліцензією та спеціальної продукції на підприємствах Ліцензіата за зведеними бухгалтерськими даними відповідно до п. 1.7 цього договору. Ліцензіат зобов’язується забезпечити можливість такої перевірки.

Примітка. Розділ 8 застосовується у випадках, коли платежі здійснюються відповідно до розділу 7 (Варіант 2).

9. Забезпечення конфіденційності

9.1. Сторони беруть на себе зобов’язання із збереження конфіденційності технічної документації та інформації, що стосуються виробництва продукції за ліцензією та спеціальної продукції.

Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для того, щоб попередити повне чи часткове розголошення вказаних відомостей чи ознайомлення з ними інших осіб без взаємної домовленості.

9.2. З переданою документацією, інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи з персоналу підприємств Ліцензіата та партнерів з кооперації, які безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції за ліцензією.

9.3. У разі розголошення Ліцензіатом чи його партнерами з кооперації відомостей, що містяться у вказаній документації та інформації, Ліцензіат відшкодує Ліцензіарові понесені ним у зв’язку з цим збитки. Таку саму відповідальність несе Ліцензіар.

9.4. Зобов’язання із збереження конфіденційності зберігають свою силу і після закінчення строку дії цього договору чи його дострокового розірвання протягом наступних ___ (днів) років.

10. Захист прав, що передаються

10.1. Якщо після укладення цього договору будь-які інші особи подадуть заявку на патент або їм будуть видані патенти на території, що можуть позбавити Ліцензіара або Ліцензіата права повністю або частково використовувати ноу-хау, Сторони негайно після того, як їм стане відомо про це, вчинять сумісні дії на захист ноу-хау і, у разі необхідності, з оспорювання дійсності заявок чи патентів інших осіб, а також здійснять інші заходи, пов’язані з виконанням цього договору.

10.2. У разі, якщо до Ліцензіата будуть пред’явлені претензії чи позов з приводу порушення ним прав інших осіб у зв’язку з використанням ліцензії за цим договором Ліцензіат повідомляє про це Ліцензіара. Ліцензіат за згодою Ліцензіара зобов’язується врегулювати такі претензії або здійснити інші дії, які виключають виникнення витрат та збитків для Ліцензіата. Понесені Ліцензіатом витрати та збитки в результаті врегулювання вказаних претензій чи закінчення судових процесів будуть розподілені між Сторонами за їх домовленістю.

11. Реклама

11.1. Ліцензіат має право/зобов’язується вказувати у відповідних рекламних матеріалах, а також на продукції за ліцензією та спеціальній продукції, що випускається на його підприємстві, що ця продукція виробляється за ліцензією Ліцензіара.

11.2. Питання про використання Ліцензіатом торговельної марки  Ліцензіара Сторони врегульовують окремою угодою.

12 Вирішення спорів

12.1. У разі виникнення спорів між Ліцензіаром та Ліцензіатом щодо застосування і тлумачення норм цього договору Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів між собою.

12.2. У разі неможливості вирішення таких  спорів шляхом переговорів, вони будуть вирішуватися  у ____________________ порядку.

У разі, якщо однією із Сторін договору є фізична особа – у судовому порядку у ______________________________ суді; у разі, якщо обидві Сторони є юридичні особи – у ______________________________господарському суді.

13. Строки дії договору

13.1. Цей договір укладено на _____ років, Договір набуває сили з дати його підписання чи схвалення відповідними компетентними органами, якщо це схвалення необхідне, але не пізніше ______ місяців від дати підписання. В останньому випадку договір набирає сили  в момент відправки повідомлення про схвалення його іншою Стороною.

13.2. Цей договір за взаємною згодою Сторін може бути продовжено.

Умови продовження строку дії договору будуть визначені Сторонами за шість місяців до закінчення строку дії цього договору.

13.3. Кожна зі Сторін має право достроково розірвати цей договір шляхом письмового повідомлення, якщо інша Сторона не виконає будь-яку умову за п. п. ___________ цього договору. Однак Стороні, що не виконала свого зобов’язання, буде надано _______ місяців для усунення порушення.

13.4. Якщо цей договір буде достроково розірвано через невиконання Ліцензіатом своїх зобов’язань, то він позбавляється права виробляти, використовувати і продавати продукцію за ліцензією, так само як використовувати ноу-хау в будь-якій іншій формі і зобов’язаний повернути Ліцензіатові всю технічну документацію.

13.5. По закінченню строку дії договору Ліцензіат має право використовувати об’єкт цього договору безоплатно, якщо не буде узгоджено інше. При цьому зобов’язання з конфіденційності зберігаються.

14. Інші умови

14.1. Права та обов’язки кожної зі Сторін за цим договором не можуть передаватися іншій фізичній чи юридичній особі без письмового на те дозволу іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених цим договором.

14.2. Усі зміни та доповнення до цього договору мають бути здійснені у письмовій формі і підписані уповноваженими на те особами, а також схвалені компетентними органами, якщо таке схвалення необхідне.

14.3. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, застосовуватимуться норми цивільного та цивільно-процесуального права.

14.4. Сторони домовилися, що у разі необхідності процедури з державної реєстрації договору (відомостей щодо договору) здійснюватиме __________________________________________________________________.

14.5.Згадані у цьому договорі додатки №№ 1 – 4 на ________ аркушах є його невід’ємною частиною.

14.6. Цей договір укладений у м. ______________ “___” ______    ___р. у двох примірниках, по одному кожній із сторін.

15. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін

________________________________________________________

Додатки

Додаток № 1. Точне визначення ноу-хау.

Додаток № 2. Перелік спеціального обладнання.

Додаток № 3. Технічна документація.

Додаток № 4. Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією.

Першочергові завдання

Державного підприємства

“Український інститут промислової власності”

в організації експертизи заявок на винаходи і корисні моделі

Державне підприємство “Український інститут промислової власності” (далі – Інститут) є закладом експертизи, уповноваженим Установою (Центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності – Міністерством освіти і науки України) розглядати подані до Установи заявки на об’єкти промислової власності, у тому числі – на винаходи і корисні моделі, і проводити експертизу цих заявок. Результати експертизи, які відображаються у висновку експертизи, є підставою для прийняття Установою рішення про видачу охоронного документу – патенту на винахід (корисну модель) чи про відмову у його видачі. У цьому контексті якість проведення експертизи має виключне значення, тому проблеми підвищення якості експертизи заявок є постійно у центрі уваги Інституту.

Якість експертизи заявок на винаходи визначається багатьма факторами: наявністю корпусу висококваліфікованих експертів, повнотою патентно-інформаційної бази і ефективністю пошукового апарату, рівнем комп’ютеризації праці експерта, широтою доступу через Інтернет до патентно-інформаційних баз патентних відомств інших держав і регіональних міждержавних патентних відомств, організацією процесу експертизи тощо. Всі перераховані вище фактори роблять можливим досягнення поставленої мети за умови належно відпрацьованої технології проведення експертизи.

Технологія проведення експертизи заявок у нашому Інституті враховує накопичений власний досвід і досвід патентних відомств інших держав і є достатньо консервативною у позитивному розумінні цього слова. Але вона, разом з тим, допускає можливість її оперативної адаптації до змін, якщо вони виникають у нормативно-правовій базі.

У 2003 році національне законодавство у сфері правової охорони інтелектуальної власності достатньо інтенсивно змінювалося. Так, 25 червня 2003 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності”. Цим Законом внесено зумовлені необхідністю узгодження нашого законодавства з Угодою TRIPS зміни до Цивільного процесуального, Господарського процесуального, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та до шести спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності, у т.ч. до п’яти законів зі сфери промислової власності. Також 1 січня 2004 року набули чинності Цивільний та Господарський кодекси України.

До суттєвих змін у технології експертизи заявок на винаходи привело набрання чинності Цивільним кодексом України [1, 2, 3]. До 01.01.2004 р. ми приймали заявки, відповідно до чинного законодавства, на:

а) патенти на винаходи зі строком чинності 20 років від дати подання заявки, з проведенням кваліфікаційної експертизи заявки, під час якої перевіряється відповідність винаходу умовам патентоздатності – новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності;

б) деклараційні патенти на винаходи зі строком чинності 6 років від дати подання заявки, без проведення кваліфікаційної експертизи і з можливістю впродовж трьох років від дати подання заявки перетворення його за ініціативою власника на 20-річний патент;

в) деклараційні патенти на корисні моделі зі строком чинності 10 років від дати подання заявки, без проведення кваліфікаційної експертизи.

Серед заявок на винаходи в останні роки суттєво переважали заявки на деклараційні патенти. Так, у 2003 році всього за національною процедурою було подано 11271 заявок, із них 9507 – на деклараційні патенти, що складає 84,3 % від усієї кількості заявок.

Всього в Україні станом на 1 січня 2004 року зареєстровано і видано 64795 патентів на винаходи, в тому числі 27424 деклараційних патентів, а це – 42 % від їх загальної кількості.

Набрання чинності Цивільним кодексом України привело до початку виведення в Україні з господарського обігу об’єктів інтелектуальної власності деклараційних патентів на винаходи. Це зумовлено нормою статті 465 Кодексу (ч. 3), у якій сказано: “строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через 20 років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку”. Кодекс не залишив у правовому полі місця патентові на винахід, якщо його строк чинності (засвідчуване ним виключне майнове право інтелектуальної власності) є меншим від 20 років.

Характер і динаміка виведення з обігу деклараційних патентів на винаходи визначені у “Інформаційному повідомленні” Державного департаменту інтелектуальної власності [4]. Згідно із ним з 1 січня 2004 року прийом заявок на видачу деклараційних патентів на винаходи припинено, приймаються тільки заявки на 20-річні патенти на винаходи. При цьому діловодство за заявками на деклараційні патенти на винаходи продовжується до повного вичерпання розгляду всіх заявок, які надійшли станом на 31.12.2003 р.

Станом на 01.06.2004 р. у стані розгляду в Інституті були 2535 заявок на деклараційні патенти на винаходи, за якими ще не було прийнято рішення про видачу чи не видачу охоронного документа. Враховуючи, що за останні 12 місяців щомісяця у середньому завершувалося діловодство за 640 заявками на деклараційні патенти, для розгляду усіх наявних заявок потрібно 4,5 місяця. Отже, у жовтні 2004 року, ймовірно, нами буде розглянута остання заявка і буде видано останній деклараційний патент України на винахід.

Повністю з господарського обігу всі деклараційні патенти в Україні будуть виведені до 2009 року (враховуючи, що строк чинності останнього деклараційного патенту, виданого за заявкою, яка надійшла 31.12.2003 р., закінчиться 31.12.2009 року).

У зв’язку з виведенням із господарського обігу деклараційних патентів на винаходи очікуємо змін у ставленні заявників до такого об’єкту промислової власності як корисна модель. В останні роки ця увага посилювалася. Так, якщо у 2000 році ми одержали 376 заявок на корисні моделі, то у 2001 році – 434 заявки, у 2002 році – 622 заявки і у 2003 році – 839 заявок [5]. Щорічний середній ріст кількості заявок на корисну модель за ці роки був достатньо високим – біля 30%. Та разом з тим одержані у 2003 році 839 заявок на корисні моделі проти 12600 заявок на винаходи – це тільки 6,6%.

З припиненням прийому заявок на деклараційні патенти на винаходи стався суттєвий ріст кількості заявок на корисну модель. Так, у січні 2004 року надійшло 144 заявки, у лютому – 254 заявки, у березні 305 заявок і у квітні – 399 заявок. Якщо такі темпи збережуться і надалі, то цілком реально прогнозованою кількістю заявок на корисні моделі на кінець 2004 року є 4000 заявок. Отже, наше передбачення [2, 3] про переорієнтацію заявників- деклараційників на 20-річні патенти на винаходи і патенти на корисні моделі у співвідношенні “фіфті-фіфті”, тобто 50% на 50%, в основному справджується. При цьому достатньо буде мінімальних структурних змін у експертних підрозділах: потрібно буде тільки переорієнтувати роботу тих експертів, які проводили експертизу заявок на деклараційні патенти, на експертизу заявок на корисні моделі.

Патент на корисну модель став суттєво привабливішим для заявника внаслідок набрання чинності Цивільним кодексом України і останньою зміною Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. Якщо раніше об’єктом корисної моделі було тільки конструктивне виконання пристрою, то тепер об’єкти винаходу і об’єкти корисної моделі є одними і тими самими: продукт і процес (спосіб). Отже, корисна модель набула статусу “малого” винаходу. І цілком природно, що вона перебирає на себе нішу, яку до того займав деклараційний патент на винахід.

Єдиним застереженням є те, що серед визначених законодавством критеріїв патентоздатності корисної моделі відсутня вимога винахідницького рівня (неочевидності), і тому є проблематичним, на нашу думку, встановлення законом можливості перетворення патенту на корисну модель на патент на винахід, як це є сьогодні щодо деклараційного патенту. І у результаті відсутності вимоги винахідницького рівня поки що є сумнівною можливість визнання ВАКом описів до патентів на корисні моделі науковими роботами при захисті дисертацій.

Найбільш привабливим для заявника в деклараційному патенті був стислий строк розгляду заявки – не більше 6 місяців від дати подання заявки. Права на винахід одержувалися швидко, і можна було відразу ці права власникові реалізовувати. При поданні ж заявки на 20-річний патент необхідно було чекати щонайменше 2 – 3 роки на завершення кваліфікаційної експертизи і задовольнятися до одержання патенту вельми ефемерним тимчасовим правовим захистом.

У зв’язку з припиненням прийому заявок на деклараційні патенти заявник, який все ж не хоче оформляти свою заявку як заявку на корисну модель, а тільки як на винахід, очікує від нас суттєвого скорочення строку проведення кваліфікаційної експертизи. Заявники, які подають заявки на одержання патентів на винаходи, зацікавлені у тому, щоб розгляд їхніх заявок, проведення експертизи і видача патентів відбувалися якнайшвидше. Адже права, що випливають з патенту, починають діяти тільки від дати публікації відомостей про його видачу. З цього приводу часто від заявників надходять клопотання з проханнями пришвидшити експертизу.

За два останні роки кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи в Інституті зазнала ряду вдосконалень, у результаті чого зменшилася її тривалість. Скорочення строків проведення експертизи досягнуто шляхом вдосконалення технології розгляду заявок, збільшення кількості експертів у експертних відділах і підвищення їхньої кваліфікації, підвищення продуктивності праці експертів за рахунок поглиблення автоматизації і комп’ютеризації процесу експертизи, вдосконалення патентно-інфрмаційної бази Інституту та пошукового апарату до неї, спрощення доступу до інформаційних світових ресурсів через Інтернет тощо.

Сьогодні у процесі кваліфікаційної експертизи в Інституті у загальній черзі знаходиться близько 5000 заявок на винаходи. Пропускна здатність експертних відділів складає у середньому 340 заявок на місяць. Отже, нинішня середня тривалість кваліфікаційної експертизи однієї заявки дорівнює 5000 : 340 = 15 місяців. Звичайно, це за умови, що заявка оформлена належним чином і що заявник оперативно відповідає на запити експерта. Тривалість проведення формальної експертизи заявок на винаходи у нас сьогодні не перевищує 6 місяців. Додавши до зазначеної вище середньої тривалості кваліфікаційної експертизи 6 місяців строку проведення формальної експертизи, одержуємо фактичну середню тривалість строку від дати подання заявки на 20-річний патент і до дати винесення рішення про видачу чи невидачу патенту – 21 місяць (за умови, що клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи було надіслане не пізніше дати закінчення формальної експертизи або разом із поданням самої заявки).

Вказаний строк тривалості розгляду заявки – 21 місяць, зрозуміло, відноситься до тих заявок, які надходять сьогодні. Щодо заявок минулих років ці строки все ще є дещо більшими. Так, на сьогодні ще не завершена кваліфікаційна експертиза за заявками таких років надходження клопотань про проведення експертизи: 1999 р. – 58, 2000 р. – 113, 2001 р. – 318. Тут точкою відліку взято не дату подання заявки, а дату надходження клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи, адже у нас функціонує перевірково-відкладальна система експертизи: заявка після завершення формальної експертизи може у архіві очікувати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи аж до трьох років від дати подання заявки. При цьому початком проведення кваліфікаційної експертизи вважається дата подання клопотання про її проведення зі сплатою відповідного збору.

Шляхом вдосконалення і раціоналізації експертної процедури можна й далі скорочувати строки розгляду заявок на винаходи. Але при цьому потрібно дати відповідь на одне запитання – якими можуть бути найкоротші строки розгляду заявок, при яких виключається можливість порушення визначених законами прав інших заявників, які мають право на пріоритет. Передовсім, висловимо міркування щодо доцільного строку для початку проведення кваліфікаційної експертизи.

Згідно зі статтею 15 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, будь-який заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності і ще плюс два місяці у разі пропуску цього строку через непередбачені і незалежні від заявника обставини. При цьому законом заявнику дається також три місяці від дати подання заявки на подання заяви про пріоритет і ще два місяці у разі пропуску цього строку через непередбачені і незалежні від заявника обставини.

Отже, починати перевірку заявки на новизну недоцільно раніше, ніж через 5 місяців від дати подання заявки: потрібно вичекати появу можливої заяви про пріоритет цієї заявки. А оскільки ця заявка може бути відхиленою через відсутність новизни, то й перевірку на винахідницький рівень і промислову придатність починати раніше зазначеного строку теж недоцільно. Отже, в цілому, оптимальний строк початку кваліфікаційної експертизи – 5 місяців від дати подання заявки. Ці перші 5 місяців від дати подання заявки слід відвести для проведення формальної експертизи заявки, а процедуру формальної експертизи треба організувати так, щоб вона могла бути проведеною в строк, не більший ніж 5 місяців.

А тепер висловимо деякі міркування про допустимий найкоротший строк для завершення кваліфікаційної експертизи. Цей строк має визначатися датою, на яку експертам може стати відомо про заявку, аналогічну до поданої заявки, але із більш раннім пріоритетом. Інформація про таку заявку із більш раннім пріоритетом може суттєво вплинути на результати дослідження новизни.

При визначенні новизни винахід вважається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Цей рівень включає у себе також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (в тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна). Заявки є доступними експертам відразу після їх подання (з врахуванням деякого технологічного строку для занесення відомостей до всіх внутрішніх баз даних, скажімо – 1 тиждень). Про міжнародні заявки експертам може стати відомо тільки після їх міжнародної публікації, яка здійснюється, відповідно до статті 21 Договору про патентну кооперацію (РСТ) , негайно по закінченні 18 місяців від дати пріоритету цієї заявки. Згідно із законодавствами більшості країн світу, публікація заявок, які надходять до їх національних патентних відомств, теж відбувається після 18 місяців від дати пріоритету. Тому, щоб запобігти виданню в Україні патенту на винахід у тому випадку, якщо згодом може надійти до патентного відомства інша заявка на аналогічний винахід, але із більш ранньою датою пріоритету, рішення про видачу патенту слід приймати не раніше 18 місяців від дати пріоритету заявки плюс 1-2 тижні на гарантоване доведення матеріалів опублікування заявок до експертів закладу експертизи.

Отже, наше завдання на майбутнє – скоротити тривалість проведення кваліфікаційної експертизи заявок на винаходи до 12 місяців (враховуючи тривалість формальної експертизи 6 місяців). І коли цього буде досягнуто, то наступне вдосконалення технологічного процесу експертизи матиме тільки одну мету – поліпшення якості експертизи.

У плані поліпшення якості експертизи, а також її тривалості маємо намір повністю перейти на проведення пошуку релевантних патентних документів для визначення новизни винаходу безпосередньо експертами, які здійснюють експертизу. Зараз такий пошук виконує спеціальний підрозділ Інституту – Відділ патентно-пошукових робіт.

Основним джерелом для здійснення пошуку сьогодні є оптичні диски CD-ROM і DVD-ROM Патентно-інформаційної бази (ПІБ) експертизи, які ми одержуємо внаслідок міжнародного співробітництва між Держдепартаментом і зарубіжними патентними відомствами та регіональними і міжнародними патентними організаціями. Сьогодні ці диски надходять до нас від 42 патентних відомств різних держав і 2 регіональних організацій. Загальний обсяг колекції оптичних дисків ПІБ на кінець 2003 року становив 9761 одиницю.

Організувати процес пошуку так, щоб ці диски були доступними всім експертам (кожен диск лише в одному екземплярі!), є вкрай важко. Тому з цими дисками працює тільки один відділ – Відділ патентно-пошукових робіт, у який замовлення на проведення пошуків надходять від галузевих експертних відділів. Якби безпосередній доступ до інформації, яка записана на цих дисках, мали експерти, це дозволило б скоротити строки проведення пошуку, уникнути дублювань при пошуку і зробити пошук більш цілеспрямованим. Можливість доступу експертів до цієї інформації стає цілком реальною. В Інституті на стадії завершення є розробка Бази даних “Винаходи зарубіжних країн” [6], що міститиме всю інформацію, яка записана на вищезгаданих оптичних дисках, і єдину пошукову систему.

Коли ця база даних стане доступною для експертів галузевих відділів через локальну комп’ютерну мережу (орієнтовно – грудень 2004 року), тоді доцільно буде провести структурну реорганізацію Відділу патентно-пошукових робіт: частині працівників Відділу запропонувати перехід у галузеві відділи на експертні посади, а іншим – займатися обслуговуванням бази даних, її актуалізацією (наповненням інформацією, яка буде щомісяця надходити у вигляді нових оптичних дисків), консультувати експертів галузевих відділів з питань пошуку у базі даних тощо.

Фактором, який також має суттєво вплинути на прискорення експертизи і поліпшення її якості, є поступовий перехід на електронний спосіб подання заявок. Апаратно і програмно ми уже готові до цього. Є уже і необхідна законодавча база – Закони України про електронний документообіг і електронний підпис, які введені у дію з 1 січня 2004 року. Єдина затримка – Кабінетом Міністрів України ще не напрацьовані необхідні підзаконні акти і не створена система центрів сертифікації ключів електронних підписів. До речі, актуальні питання електронного подання заявок на об’єкти промислової власності були обговорені 17 червня 2004 року на семінарі, проведеному у нашому Інституті.

Велика робота, яка має безпосереднє відношення до технології експертизи заявок на винаходи і яку ми уже розпочали – це запровадження в Україні з 1 січня 2006 року 8-ої редакції МПК. Складено план заходів щодо запровадження у нас цієї редакції МПК. Він передбачає визначення рівня – базового чи поглибленого, яким ми будемо користуватися для класифікування національних патентних документів, переклад базового рівня 8-ої редакції МПК на українську мову тощо. Створено спільну Робочу групу Держдепартаменту та нашого Інституту для організації робіт з упровадження 8-ої редакції МПК, ця група уже розпочала роботу.

З 18 квітня до 23 квітня 2004 року у нашому Інституті був проведений семінар з питань реформи МПК. Семінаром керував заступник директора Служби систем пошуку технологічної інформації ВОІВ М. Макаров. У листі, адресованому згодом ним нашому Інституту, він відзначив високий професійний рівень експертів Інституту і їх зацікавленість у розвитку МПК.

Якщо говорити про використання МПК, то у нас вона використовується також і для автоматизованого розподілу заявок між галузевими відділами і експертами перед початком проведення кваліфікаційної експертизи. Основою для алгоритму розподілу заявок на певний наступний період (півріччя, рік тощо) між галузевими відділами і експертами є статистична обробка даних щодо надходження від заявників клопотань про проведення кваліфікаційної експертизи заявок на винаходи упродовж трьох останніх років за класифікаційними індексами МПК (класами, підкласами і групами МПК; при цьому вважається, що у разі наявності у заявці декількох класифікаційних індексів основний з них обов’язково розташовується на першому місці і за ним проводиться розподіл заявки). За результатами цієї статистичної обробки даних виробляється прогноз надходження заявок для кожного класифікаційного індексу на наступний рік. На основі такого прогнозу для кожного із галузевих відділів розробляються таблиці розподілу заявок між відділами і експертами. Ці таблиці й використовує спеціальна комп’ютерна програма розподілу заявок. Зараз завершується вмонтування цієї програми у АС “Винаходи”.

Література:  

1. Цивільний кодекс України // Голос України, № 45 від 12.03.2003р.

2. А.Красовська, Л. Глухівський. Про зміни у правовій охороні винаходів і корисних моделей // Науково-технічна інформація (науково-практичний інформаційний журнал), № 3, 2003. – С. 23 – 27.

3. А.Красовська, Л. Глухівський. Деклараційний патент на винахід: завершення життєвого циклу і підсумки// Інтелектуальна власність, № 3, 2004. – С. 34 – 39.

4.Інформаційне повідомлення про застосування деяких положень спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності в зв’язку з набранням чинності Цивільним кодексом України // Промислова власність. Офіційний бюлетень № 12, Кн. 1. – 2003.

5. Річний звіт Державного департаменту інтелектуальної власності за 2003 рік. Офіційне видання Державного департаменту інтелектуальної власності. – 2004, 83 с.

6. П.Іваненко. Першочергові задачі впровадження інформаційних технологій в Укрпатенті // Інтелектуальна власність, № 6, 2003. – С. 21 – 25.

Кириченко Ірина

Фахівець з інтелектуальної власності ЮФ «Ілляшев та Партнери», судовий експерт з питань інтелектуальної власності
Київ

Правова охорона лікарських засобів в Україні

Сфера охорони здоров’я є єдиною галуззю, де споживачем продукту можна стати незалежно від власного вибору чи бажання. Від вирішення проблеми створення ефективної системи охорони здоров’я залежить міцність фундаменту для економічного розвитку України, її місце у світовій соціально-економічний системі.

Кінець ХХ – початок ХХІ століття ознаменовані бурхливим розвитком фармацевтичної науки в усьому світі. За 11 років незалежності Україна також зробила досить значний крок у розвитку цієї життєво важливої галузі промисловості. “Важливим завданням, яке стоїть перед урядом України сьогодні, є забезпечення населення якісними, безпечними та ефективними вітчизняними лікарськими засобами за доступними цінами. Частка обсягу продукції вітчизняних виробників на українському фармацевтичному ринку нині досягла 45,5 %. Ріст обсягів виробництва вітчизняних лікарських засобів у 2000 – 2001 рр. свідчить про відновлення роботи української фармацевтичної промисловості, створеної до 1991 р. Упродовж 2002 р. на фармацевтичних підприємствах України розроблені для впровадження у виробництво 23 нових лікарські засоби. Спостерігається динамічний розвиток вітчизняних фармацевтичних підприємств із виробництвом готових лікарських засобів та активних фармацевтичних субстанцій, як синтетичного, так і природного походження” (Стефанов О.В., Варченко В.Г. Гудзь Н.Я. Національна політика ліків в Україні. Сучасний стан та перспективи на майбутнє. – К.: “Вісник фармакології та фармації”, № 1/ 2003 р. – с. 2).

За основними показниками, лікарські засоби, виготовлені на фармацевтичних підприємствах країни, вже майже не поступаються за якістю зарубіжним аналогам. Це велика заслуга державних відомчих закладів та вітчизняних центрів розробки і технологічного забезпечення впровадження нових ліків, зокрема Інституту фармакології та токсикології АМН України (м. Київ), Державного наукового центру лікарських засобів, Національної фармацевтичної академії (м. Харків) та ін.

Так, Президент Академії медичних наук України, академік НАН і АМН України О.Ф. Возіанов як найяскравіший приклад продуктивного співробітництва між державним науково-експертним органом та академічним науковим закладом наводить науково-методичний блок “Державний фармакологічний центр МОЗ України – Інститут фармакології та токсикології АМН України”. Результатами цієї плідної співпраці став цілий спектр нових ефективних лікарських засобів та фундаментальні дослідження із різних наукових проблем та напрямків:

• синтез та вивчення механізмів дії нових хімічних сполук для створення протипухлинних засобів;
• вивчення нейрофармакологічнх механізмів регуляції болю, розробка нестероїдних протизапальних засобів та ненаркотичних анальгетиків;
• розробка засобів спрямованої доставки ліків на основі ліпосом та вивчення їх біорегуляторів;
• вивчення речовин природного походження як потенційних ліків;
• біохімічна токсикологія ксенобіотиків, дослідження кардіо- та вазотропних засобів тощо.

Подібно тому як розвивається світова фармацевтична індустрія, вітчизняні фармацевтичні підприємства теж почали приділяти увагу розвитку фармакологічної науки і вкладають кошти в наукові дослідження.

Як свідчить світова практика, більш ніж 90 % синтетичних препаратів, що з’явилися в світі за останні 20 років, були створені на власні кошти приватних фармацевтичних компаній і лише близько 2 % розроблені завдяки державному фінансуванню. Такі розробки, що включають довгий ланцюг витратних етапів лабораторних, експериментальних і клінічних досліджень та організацію промислового виробництва лікарського засобу, під силу тільки могутнім компаніям, здатним інвестувати у створення нового препарату сотні мільйонів доларів. “Фармацевтичні фірми вкладають у наукові дослідження 4 – 7 % від обсягів продажу, а у великих компаніях Великобританії, Німеччини, США, Швейцарії з найбільш високим науковим потенціалом ця межа сягає 15 – 25 %. Щорічні витрати на створення лікарських засобів у світі становлять $ 24 – 25 млрд. При цьому поступово зменшується роль державних інститутів в організації фармакологічних досліджень і фінансуванні розробки нових ліків. Усього співвідношення витрат на ці розробки між федеральним урядом і фармацевтичними компаніями становило 1 до 22. У середньому, дослідження одного препарату відповідно до обов’язкових етапів розробки (синтез і вивчення нової речовини; доклінічні та клінічні дослідження) потребує від 10 до 17 років при необхідному обсязі фінансування до 500 млн дол. США, причому за останні 10 років ці обсяги збільшилися вдвічі. В цілому, в США фармацевтична галузь за обсягом інвестицій у наукові дослідження посідала друге місце після аерокосмічної (Стефанов О.В. “За всіх часів”. – К.: “Вісник фармакології і фармації”. 2001 р., № 9. – с. 3).

Щоб компенсувати витрачені кошти, компанія-розробник (вона ж, як правило, і виробник препарату) повинна мати монополію на його виробництво і продаж. Цю монополію гарантують норми законодавства з інтелектуальної власності.

Чинне законодавство України надає власникам авторських прав, патентів на винаходи і корисні моделі, свідоцтв на товарні знаки виключне право “володіти, користуватись та розпоряджатися” об’єктами їх інтелектуальної праці.

Поряд з цим, аналіз законодавства з інтелектуальної власності та законодавчих і відомчих актів про лікарські засоби дозволяє зробити висновок про недосконалість національного законодавства, яке не враховує відмінність і специфічність “фармацевтичних” об’єктів правової охорони та порядку набуття прав на них. Розв’язанню цілої низки питань із зазначеної проблеми може зарадити комплексний підхід до їх вирішення. Як неодноразово підкреслював академік АМН України О.В. Стефанов, нагальним завданням сьогодні є розробка та впровадження в Україні національної політики ліків, в якій були б представлені інтереси всіх зацікавлених сторін фармацевтичного ринку: авторів і виробників лікарських засобів – регулюючих органів – споживачів.

ВИДИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ГАЛУЗІ ФАРМАЦЕВТИКИ

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про лікарські засоби” від 4 квітня 1996 р. № 123/96-ВР (далі – Закон про лікарські засоби) “лікарські засоби – речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму”.

Згідно зі ст. 5 цього Закону “автором (співавтором) лікарського засобу є фізична особа (особи), творчою працею якої (яких) створено лікарський засіб”. Тобто лікарський засіб є результатом творчої діяльності певної фізичної особи чи осіб, що створили його рецептуру, розробили технологію виробництва і провели відповідні наукові дослідження. Слід особливо відмітити, що наведена дефініція повністю відповідає більш широкому визначенню ст. 1 Закону України “Про авторське право та суміжні права”, згідно з яким “автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір”.

В той же час лікарські засоби – продукт праці “підприємств, установ, організацій та громадян” (ст. 5 Закону про лікарські засоби), призначений для продажу. Тобто лікарські засоби є одним із різновидів товару, поняття якого визначає, зокрема, ст. 1 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. № 959-XII: “товар – будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі)”.

Виходячи з вимог, що стосуються створення, виробництва і реалізації лікарських препаратів, а також з огляду на сферу їх застосування, в фармацевтичній галузі можна визначити такі об’єкти інтелектуальної власності:

1. Об’єкти авторського права: звіти про проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на пошук нових хімічних речовин, про доклінічне і клінічне вивчення лікарських засобів; розробка аналітичної нормативної документації (методів аналізу субстанцій і готових лікарських препаратів), проектів інструкцій на медичне застосування тощо;

2. Винаходи, що поділяються на п’ять категорій:

2.1. Нова хімічна речовина (сполука) (чи група нових хімічних сполук, об’єднаних загальною структурною формулою), яка має певну біологічну активність та є активним початком фармацевтичного препарату;

2.2. Фармацевтична композиція (або склад лікарського препарату);

2.3. Спосіб одержання нової біологічно активної хімічної речовини (сполуки) (або групи нових хімічних сполук), що є основою лікарського препарату, чи спосіб одержання фармацевтичної композиції;

2.4. Спосіб лікування (або діагностики) з використанням нової хімічної сполуки чи композиції на її основі;

2.5. Застосування відомих речовин, в яких вперше було виявлено фармакологічну активність, або відомих лікарських засобів за новим медичним призначенням.

3. Корисні моделі – устаткування для виробництва готових лікарських засобів;

4. Промислові зразки: зовнішній вигляд лікарського засобу (форма таблеток, упаковка тощо);

5. Комерційні позначення (denominations commerciales):

• фірмове найменування підприємства-виробника, його логотип;
• торгова назва лікарського засобу.

Останній вид “фармацевтичних” об’єктів найбільш специфічний: торгові назви лікарських засобів складаються за своєрідними, характерними лише для даної галузі правилами. До того ж у фармацевтичній галузі застосовується ще два види назв, що відносяться до одного об’єкта – конкретного лікарського препарату, це:

• хімічні назви, що є похідними від молекулярних формул діючих речовин і характеризують хімічну структуру молекули;
• міжнародні непатентовані назви – МНН (INN – International Nonproprietary Names), що мають відповідати спеціальним правилам і бути зареєстрованими Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Вони не підлягають реєстрації в національних патентних відомствах.

Ці групи назв незалежні і мають різне призначення, що обумовлено різними правовими вимогами і науковими потребами.

Торгові назви дозволяють споживачам відрізняти лікарські засоби одного виробника від аналогічних лікарських засобів іншого та, відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII (далі – Закон про товарні знаки) можуть бути зареєстровані як знаки для товарів і послуг. Основним завданням товарного знака є ідентифікація (лікарського засобу, його виробника, дистриб’ютора). Власник товарного знака одержує виключне право на його використання. Винятковість цього права полягає в тому, що треті особи можуть використовувати цей знак тільки за згодою власника і під його контролем за якістю вироблених товарів.

СИСТЕМИ НАБУТТЯ ПРАВ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ТА ЇХ КОЛІЗІЇ

Статистика свідчить, що найбільша кількість заявок на одержання патенту або свідоцтва на товарний знак у світі подається на об’єкти в галузі фармацевтики. Експертиза заявок на винаходи та знаки для товарів і послуг – на предмет їх відповідності критеріям охороноздатності та можливості видачі охоронного документа – є головним завданням експертного закладу, яким в Україні є Державне підприємство “Український інститут промислової власності” (далі – Укрпатент) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки. Видані Держдепартаментом інтелектуальної власності на підставі проведеної Укрпатентом експертизи охоронні документи (свідоцтва на знаки для товарів і послуг та патенти на винаходи, корисні моделі і промислові зразки) надають їх власникам монопольне право на певні об’єкти промислової власності. Відповідно до ст. 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII (далі – Закон про винаходи і корисні моделі) та ст. 16 Закону про товарні знаки власник такого охоронного документа має виключне право користуватися ним на свій розсуд, а саме: виготовляти товари із застосуванням запатентованого об’єкта або товари, для яких знак зареєстрований, пропонувати їх для продажу, зберігати, застосовувати знак на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов’язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський обіг. Отже, він також має виключне право розпоряджатися цими об’єктами, а саме: дозволяти або забороняти їх використання іншим особам.

З іншого боку, в кожній країні існують національні відомчі органи охорони здоров’я, які контролюють і регулюють виробництво та комерційний обіг лікарських препаратів. В Україні таким органом є Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров’я (далі – ДФЦ МОЗ). Реєстрація в цьому органі, на відміну від процедури набуття прав в Держдепартаменті інтелектуальної власності, є обов’язковою і передує введенню препарату на національний ринок. Основною метою державної реєстрації є встановлення фармакологічної ефективності лікарського засобу, безпечності для здоров’я та його відповідності певним стандартам якості (ст. 9 Закону про лікарські засоби”). Якщо в ході спеціалізованої оцінки матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб підтвердиться відповідність цього препарату зазначеним критеріям, його буде зареєстровано і на нього видано реєстраційне посвідчення – “документ, який видається заявнику і є дозволом для медичного застосування лікарського засобу в Україні” (п. 2.14 Наказу МОЗ України “Про затвердження Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення” від 19 вересня 2000 р. № 220 (далі – Наказ про Порядок проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби). “Медичне застосування” передбачає виробництво (в тому числі пакування і маркування) лікарського засобу, його просування на ринок (рекламу, зазначення його назви на упаковці, в друкованих виданнях, показ на виставках тощо) та продаж – тобто всі види введення в господарський обіг, визначені в абз. 4 п. 2 ст. 28 Закону про винаходи і корисні моделі й абз. 3 п. 2 ст. 16 Закону про товарні знаки.

Таким чином, реєстраційне посвідчення є основним правовстановлюючим документом, який надає його власнику право введення лікарського засобу в господарський обіг. Слід зазначити, що реєстраційне посвідчення надає його власнику лише так звані “позитивні” права на певний лікарський засіб: тобто право використовувати в комерційному обігу його торгову назву, виробляти цей лікарський засіб певним, зазначеним у затвердженій нормативно-технічній документації способом, використовувати певний дизайн упаковки (згідно із затвердженим макетом) тощо. При цьому дані права не є виключними, а саме: власник посвідчення не має прав з “негативними” ознаками, зокрема, права на заборону (забороняти іншим виробникам лікарських засобів використовувати таку ж торгову назву препарату, виробляти його тим самим способом, використовувати аналогічну упаковку тощо).

Зрозуміло, що основною метою системи охорони здоров’я є забезпечення населення лікарськими засобами, які фармакологічно ефективні, безпечні для здоров’я і відповідають встановленим стандартам якості. Надання будь-кому виключного права на певний лікарський засіб або його торгову назву вступає в протиріччя з державною політикою, спрямованою на забезпечення населення якісними препаратами в необхідних обсягах і за доступними цінами.

Але одночасно, видача реєстраційного посвідчення на препарат під торговою назвою, що зареєстрована як знак для товарів і послуг на ім’я іншого виробника (або який містить інші об’єкти інтелектуальної власності), призведе до порушення виключних прав власника свідоцтва на цей товарний знак (патенту на винахід, промисловий зразок або іншого охоронного документа), гарантованих ст. 41 Конституції України.

Таким чином, зазначені системи набуття прав на лікарські засоби, або їх торгові назви, цілком незалежні, а їх цілі – полярні. Отже, їх реалізація часто призводить до конфлікту інтересів, вирішити який часом можна лише в судових інстанціях.

Безумовно, виробник лікарського засобу, який вклав кошти в його розробку і впровадження, виробляє якісний та ефективний продукт і постійно працює над його удосконаленням, повинен мати “монополію” на цей лікарський засіб. Можна навести безліч прикладів оригінальних лікарських засобів, які протягом десятків років присутні на фармацевтичному ринку і за цей час стали символами високої якості, безпечності та ефективності і завоювали мільйони прихильників в усьому світі.

Так, майже 40 років препарат для лікування гострих і хронічних спазмів гладких м’язів, а також спастичного болю, відомий під торговою назвою “НО-ШПА”, утримує лідируючі позиції в групі спазмолитиків. Термін дії патенту на цей препарат, що виробляє угорський фармацевтичний концерн “Хіноїн” (Chіnoin), давно минув, і багато вітчизняних і закордонних фармацевтичних фірм випускають аналогічні препарати на основі дротаверина гідрохлориду. Однак виключні права на товарний знак “НО-ШПА” належать угорській фармацевтичній компанії “Хіноїн” – на цей час дочірньому підприємству французької фірми “Санофі-Синтелябо” (Sanofi-Synthelabo). Компанія “Санофі-Синтелябо” приводить такий цікавий факт: якщо викласти ланцюжок з маленьких жовтих таблеток із написом “SPA”, що були продані у світі за останні 40 років, то цим ланцюжком можна оперезати Земну кулю 5 разів.

Своєрідними фармацевтичними легендами стали препарати “Зантак”, “Ципролет”, “Кавинтон”, “Фестал”, “Ессенціале”, “Рулід”, “Баралгін”, “Аспірин”, “Валідол”, “Корвалол” тощо.

Наведені приклади торгових назв лікарських засобів свідчать, що жодна інша галузь промисловості не має такого різноманіття товарів, назви яких стали світовими брендами. Адже бренд – це не просто товарний знак – це цілий понятійний ряд, що містить у собі імідж компанії-виробника товарів, маркованих цим знаком, і хвилі спогадів і асоціацій, що викликає дана торгова назва.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Як вже зазначалось, “імідж” лікарського препарату складається з багатьох складових, основними з яких є його якість, ефективність і безпечність, підтверджені результатами клінічних досліджень і часом. І права інтелектуальної власності є дієвим важелем для створення цього іміджу і, головне, для його охорони та захисту.

Незважаючи на відсутність в Законі про лікарські засоби та інших відомчих нормативних актах норм, які б враховували необхідність правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, ДФЦ МОЗ України в процесі державної реєстрації лікарських засобів в межах своїх повноважень робить все можливе для запобігання та припинення порушень виключних прав власників охоронних документів на певні об’єкти інтелектуальної власності.

Насамперед, в процесі державної реєстрації лікарських засобів власники свідоцтв України або сертифікатів міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг мають змогу здійснити свої виключні права, а саме – заборонити реєстрацію лікарських засобів інших виробників під торговими назвами, однаковими із зареєстрованими знаками. Для цього їм треба лише завчасно попередити Державний фармакологічний центр і надати належним чином оформлені документи.

Як було зазначено вище, реєстраційне посвідчення є дозволом на введення лікарського засобу в господарський обіг і за його відсутністю потенційні порушники прав на певну торгову назву лікарського засобу не мають ніякої можливості реалізовувати ліки під конфліктною назвою. Зрозуміло, що це звільняє правовласника на товарний знак від необхідності вживати заходи щодо захисту своїх прав в судовому порядку, що потребує ретельної підготовки та великих затрат коштів і часу.

Тому правовласники певних об’єктів інтелектуальної власності в процесі державної реєстрації лікарських засобів активно використовують саме право “негативного” характеру – тобто право на усунення можливості використання третьою особою певної торгової назви лікарського засобу, способу виробництва тощо.

В процесі реалізації цього права часто виникають колізії, обумовлені або досить вільною трактовкою правовласниками норм законодавства з інтелектуальної власності, “розширенням” обсягу правової охорони, наданої охоронним документом, або просто через нерозуміння змісту своїх прав.

Систематизуючи проблемні питання, що виникають в процесі державної реєстрації лікарських засобів, можна виділити такі категорії питань із права інтелектуальної власності:

• правомірність використання в реєстраційних документах поряд із торговими ” та “ТМ”;âназвами лікарських засобів попереджувального маркування типу “
• правомірність заборони власником свідоцтва на знак для товарів і послуг державної реєстрації лікарських засобів інших виробників під торговими назвами, що лише схожі із зареєстрованим товарним знаком;
• правомірність заборони власником патенту на винахід, об’єктом якого є спосіб одержання певної хімічної речовини (або фармацевтична композиція, що містить цю речовину), державної реєстрації лікарських засобів на основі зазначеної речовини.

Зупинимось на кожній з цих категорій докладніше.

1. Відповідно до п. 3.6.2 Наказу МОЗ України “Про доповнення до наказу МОЗ України від 3 квітня 2001 р. № 163” від 1 листопада 2001 р. № 442, “Вимоги до інформації про застосування лікарського засобу”, в реєстраційному посвідченні та інших реєстраційних документах поруч із торговою назвою лікарського препарату, що зареєстрована як товарний знак, проставляється  (від англ. “Registered trademark”). Такимâпопереджувальне маркування – символ  чином, реєстраційне посвідчення на такий лікарський засіб окрім своєї основної функції – дозволяти медичне застосування даного лікарського засобу – виконує і охоронну функцію: попереджати всіх зацікавлених осіб про наявність виключних прав на відповідне позначення, тим самим запобігаючи можливим правопорушенням.

Але, як показує практика, використання зазначеного символу поряд із назвами ліків дозволяє говорити про їх додаткові властивості. Зокрема, попереджувальне маркування здійснює рекламну функцію: залучає увагу споживачів та інших зацікавлених осіб і сприяє підвищенню рейтингу як самого лікарського засобу, так і його виробника. Це пов’язано з тим, що багато ” як підтвердження особливого статусу маркованогоâспоживачів сприймають символ “ ним товару – тобто такого, що проставляється на продукції високої якості.

Тому деякі заявники в процесі реєстрації своїх препаратів прагнуть застосовувати цей символ навіть у позначеннях, що лише подібні до зареєстрованих знаків для товарів і послуг. Насамперед це стосується перекладів або транслітерацій словесних знаків, зареєстрованих в певному вигляді за міжнародною системою. Але правова охорона загалом не поширюється на позначення, що лише подібні до зареєстрованих як товарні знаки, тому що відповідно до п. 4 ст. 5 Закону про товарні знаки “обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг”.

Крім того, право на використання попереджувального маркування є однією з правомочностей тільки власника знака для товарів і послуг. Це підтверджує п. 7 ст. 16 Закону про товарні знаки, в якій вказано, що “власник свідоцтва має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні”.

Це право не поширюється на третіх осіб, однією з яких у даному випадку є ДФЦ МОЗ України. Тому ДФЦ МОЗ України не може брати на себе відповідальність за розширення обсягу правової охорони, наданої свідоцтвом на знак для товарів і послуг, і попереджувальне маркування проставляється в реєстраційних документах лише поруч із торговою назвою препарату, що тотожна зареєстрованому знаку.

Також важливим є питання використання заявниками поруч із назвою препарату попереджувального маркування “ТМ”.

Як правило, це позначення використовується заявниками, які лише подали до Укрпатенту заяву про реєстрацію знака. Однак нормативно такий правовий статус даного виду маркування не визначений.

Абревіатура “ТМ” походить від англійського слова “Trademark”, що означає “торгова марка” (в нашому законодавстві цьому поняттю відповідає термін “знак для товарів і послуг”). Використання цього позначення для незареєстрованих знаків походить із так званого “принципу фактичного використання”, що діє в США, Великобританії, Швейцарії, Сирії, Індії, Пакистані та деяких інших країнах. Пов’язано це з тим, що в цих країнах правова охорона товарних знаків базується на інших підставах, ніж у нас. Так, право на “торгову марку” поряд із її реєстрацією виникає також в результаті її фактичного використання.

В Україні правова охорона знака для товарів і послуг виникає тільки внаслідок його державної реєстрації (питання так званих “загальновідомих” або “добре відомих” знаків ми зараз не розглядаємо). Тобто для того, щоб дане позначення одержало в Україні статус знака для товарів і послуг (“Trademark” – “ТМ”), воно має бути зареєстрованим в патентному відомстві, а саме – в Департаменті інтелектуальної власності МОН України.

Згідно зі ст. 16 Закону про товарні знаки, тільки свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику “виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом”. Пункт 7 ст. 16 цього ж Закону передбачає, що власник має право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні”.

Виходячи з того, що попереджувальне маркування не є елементом торгової назви препарату, ДФЦ МОЗ України не правомочний проводити державну реєстрацію лікарського засобу під назвою, що включає позначення “ТМ”, лише на підставі надання заявником документа про те, що ця назва заявлена до реєстрації як товарний знак (наприклад, висновок Укрпатенту про встановлення дати подання заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг). В процесі виробництва та реалізації даного препарату його виробник може проставляти символ “ТМ” на відповідному товарі (упаковках товару) самостійно, на власний ризик.

2. До другої категорії можна віднести деякі приклади спроб заборони правовласниками державної реєстрації лікарських засобів інших виробників або скасування реєстраційних посвідчень, що були правомірно видані іншим особам.

Так власник патенту на певний спосіб одержання відомої хімічної сполуки вимагав припинити реєстрацію лікарських засобів під міжнародною непатентованою назвою цієї речовини.

Але можна навести і більш цікаві приклади. Так, один з патентних повірених звернувся до Державного фармакологічного центру МОЗ України з вимогою скасувати державну реєстрацію лікарського засобу, зареєстрованого два роки тому під торговою назвою “Л”, що була подібна до знака для товарів і послуг “L”, як неправомірну і таку, що порушує виключне право власника на знаки для товарів і послуг, інтереси якого він захищав.

При цьому спостерігалось дуже вільне трактування норм чинного законодавства та явне розширення обсягу правової охорони, наданої охоронним документом. Товарний знак “L” (позначення виконане буквами латиниці) був зареєстрований за міжнародною системою і його правова охорона поширювалась на територію України. В процесі реєстрації лікарського засобу, назва якого була зареєстрована як товарний знак “L”, та в процесі реєстрації препарату під конфліктною назвою “Л”, власник свідоцтва на знак (або його представник) не попередили ні виробника лікарського засобу “Л” ні ДФЦ МОЗ про наявність виключного права на торгову назву “L”.

В наведеному прикладі є декілька важливих моментів. Відповідно до п. 1 ст. 20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” порушенням прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг є “будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону”.

В абз. 1 п. 2 ст. 16 зазначеного Закону визначено, що “свідоцтво надає його власнику виключне право користуватися і розпоряджатися знаком на свій розсуд”. Зміст поняття “використання знака” визначено в абз. 3 цього ж пункту. Використанням знака визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов’язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський обіг. Тобто йдеться про використання позначення, тотожного із знаком для товарів і послуг.

Як було зазначено, власник прав на товарний знак “L” за міжнародною реєстрацією вимагав скасування державної реєстрації лікарського засобу під співзвучною назвою “Л” (фонетичне звучання цих назв не було однаковим, а графічне виконання цих позначень відрізнялось завдяки застосуванню букв латиниці та кирилиці) на підставі наявності у нього виключних прав на це позначення.

Відповідно до ст. 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р., знак охороняється “таким, як він є” (загальновідомий принцип “telle quelle”).

Аналогічна норма міститься і в п. 4 ст. 5 Закону про товарні знаки “обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг”.

Тобто обсяг правової охорони, що надається знаку для товарів і послуг, складається з зображення знака, що міститься у свідоцтві під кодом 540 Міжнародних кодів для ідентифікації бібліографічних даних, які відносяться до знаків для товарів і послуг, та переліку товарів і послуг, зазначених під кодом 511.

Жоден нормативний акт не містить положень про поширення обсягу правової охорони на позначення, яке відрізняється від зареєстрованого хоча б одним елементом. Також чинне законодавство не передбачає надання правової охорони словесному позначенню із зазначенням мови, складовою частиною якої воно є, і, відповідно, визначали б правовий статус перекладу цього слова або словосполучення на іншу мову. Відповідно до наведеного положення п. 4 ст. 5 Закону охороняється лише те зображення (знак), яке зазначено у свідоцтві України на знак для товарів і послуг, незалежно від того, що є об’єктом цього знака.

Однак зазначимо, що в п. 2 ст. 20 Закону про товарні знаки також вказано:

“Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати”.

Більш детально зміст поняття “схожості до ступеня змішування” розкритий в Правилах складання, подання та розгляду заявок на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (далі – Правила видачі свідоцтва на товарний знак).

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116.

4.3.2.4. Проведення пошуку тотожних або схожих позначень

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів…

Ступінь цієї схожості, з урахуванням фонетичного, візуального та семантичного критеріїв, може бути визначений лише шляхом проведення спеціального дослідження згідно з п. 4.3.2.6 Правил видачі свідоцтва на товарний знак (“Визначення схожості словесних позначень”). Адже “…при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість”.

Проводити таке дослідження уповноважені лише окремі державні експертні установи. Визнати назву препарату схожою у свідомості споживачів із назвою іншого препарату і трактувати цю схожість як імітацію та прояв недобросовісної конкуренції можуть тільки суд або Антимонопольний комітет.

У фармацевтичній галузі все частіше спостерігаються судові процеси з питань інтелектуальної власності, розгляд яких наочно демонструє неоднозначність норм чинного законодавства та наявність прогалин у правозастосовчій практиці в цій специфічній і складній категорії справ. Однією з таких справ був спір між власником товарного знака “Trental” та виробником лікарського препарату “Трентан”, що розглядався як в адміністративному, так і в судовому порядку.

Словесне позначення Trental було зареєстроване за міжнародною реєстрацією товарних знаків за № R 264457 як торгова назва препарату на основі активної речовини – пентоксифілліну. Як стало відомо власнику знака, лікарський засіб на основі тієї ж діючої субстанції вироблявся іншим виробником під торговою назвою Трентан. Таким чином, торгові назви зазначених препаратів відрізнялися між собою візуально: завдяки використанню літер, відповідно латиниці та кирилиці, і фонетично: однією приголосною (“л” – “н”).

Розгляд цієї справи послідовно провадився: обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України – господарським судом області – Вищим господарським судом України – Верховним Судом України. Зрештою зазначені торгові назви були визнані схожими до ступеня змішування, а використання виробником препарату “Трентан” назви, подібної до ступеня змішування із зареєстрованим знаком для товарів і послуг Trental, – актом недобросовісної конкуренції.

Дана справа довела влучність вислову про те, що критерії для встановлення подібності позначень є “каучуковими”, а також те, що їх застосування не може не носити дещо суб’єктивного характеру, що підтверджується практикою судів, які нерідко переглядають рішення відомств (Мельников В.В. Критерии установления сходства знаков и их применение// Интеллектуальная собственность. – № 5. – 1999. – с. 18-24). Слід також зазначити, що успіх цієї справи для власника знака певною мірою залежав від високого професіоналізму його представника.

Повертаючись до розглянутого вище прикладу, можна зробити висновок, що навіть у тому разі, якщо б на момент державної реєстрації іншого лікарського препарату під назвою “Л” (виконаною в кирилиці) Державний фармакологічний центр і мав би інформацію про наявність міжнародної реєстрації товарного знака “L”, він не зміг би відмовити в реєстрації цього препарату, тому що його назва лише подібна до назви, яка зареєстрована як товарний знак. Тому її використання іншим виробником не можна апріорі визнати порушенням прав власника на підставі лише суб’єктивного уявлення його представника про загрозу сплутування цих позначень.

Кожен рік на державну реєстрацію до ДФЦ МОЗ України подається понад 1500 лікарських засобів, і перевірити правомірність використання їх торгових назв ДФЦ не взмозі і не має на це відповідних повноважень.

Згідно зі ст. 2 Закону про товарні знаки та Положенням про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 997, всі питання, пов’язані з набуттям прав на знаки для товарів і послуг, належать до компетенції цієї державної установи. В складі Державного департаменту інтелектуальної власності діє ДП УІПВ, що має інформаційну базу, яка містить відомості щодо зареєстрованих в Україні знаків для товарів і послуг, та позначень, заявлених до реєстрації як знаки для товарів і послуг. Діюча система пошуку стосовно товарних знаків в ДП УІПВ передбачає оплату за одержання інформаційних послуг в розмірі близько 800 грн. Бюджетом ДФЦ МОЗ України в процесі державної реєстрації лікарських засобів такі витрати не передбачені. Тому власники свідоцтв на знаки для товарів і послуг мають завчасно попереджати Державний фармакологічний центр про наявність у них виключних прав на ту чи іншу назву лікарського засобу щоб уникнути дорогих та довготривалих судових процесів.

Можна навести ще один приклад певного розуміння власником свідоцтва на знак для товарів і послуг його призначення.

В 1963 р. на кафедрі органічної хімії одного з науково-дослідних інститутів СРСР була синтезована субстанція лікарського засобу “Ф”. Через 10 років було налагоджено виробництво готової лікарської форми на основі цієї субстанції на двох хіміко-фармацевтичних заводах СРСР, одним з яких був ХФЗ “А”.

З часом виробництво цього препарату розпочали ще декілька підприємств.

В 1994 р. один з останніх виробників – завод “Б” – подав заявку в Патентне відомство Російської Федерації на реєстрацію назви ЛЗ “Ф” як товарного знака і в липні 1995 р. одержав свідоцтво на товарний знак “Ф” на своє ім’я.

Незважаючи на це, одне з двох підприємств, що першими освоїли виробництво цього лікарського засобу, ХФЗ “А”, продовжувало виробляти та продавати тепер вже “контрафактну” продукцію – препарат “Ф”.

Коли власник товарного знака “Ф” – завод “Б” – звернувся за захистом своїх “виключних” прав до уповноважених органів, підприємство “А” подало в Апеляційну палату Роспатента заперечення проти реєстрації цього позначення в якості товарного знака, обґрунтовуючи його тим, що слово “Ф” стало загальновживаним, як позначення товару певного виду.

В 1996 р. Апеляційна палата Роспатента визнала реєстрацію ТЗ “Ф” недійсною і зараз цей знак в Росії перейшов у загальне користування.

Проте в 1997 р. ХФЗ “А” подало заявку на реєстрацію товарного знака “Ф” в Держпатент України і в 2001 р. отримало свідоцтво України на цей знак.

Слід зауважити, що питання відповідності товарного знака “Ф” критеріям надання правової охорони, а саме п. 2 та п. 4 ст. 6 Закону про товарні знаки, викликає сумніви.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII

Стаття 6. Підстави для відмови в наданні правової охорони

1. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують:

державні герби, прапори та емблеми;

офіційні назви держав;

емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

2. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

• не мають розрізняльної здатності;
• є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
• вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
• є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
• є загальновживаними символами і термінами.

Позначення, вказані в абзацах 2, 3, 4, 6 цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

• знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для однорідних товарів і послуг;
• знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;
• фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо однорідних товарів і послуг;
• кваліфікованими зазначеннями походження товарів, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім’я осіб, які мають право користуватися такими зазначеннями;
• (абзац п’ятий пункту 3 статті 6 у редакції Закону України від 15.11.2001 р. № 2783-III)
• сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку.

4. Згідно з цим Законом не може бути зареєстровано як знак таке позначення, яке добросовісно використовувалося до 1 січня 1992 року двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів.

(статтю 6 доповнено пунктом 4 згідно із Законом України від 16.06.99 р. № 751-XIV, у зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5)

5. Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

• промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
• назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
• прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Назва “Ф” навряд чи могла бути зареєстрованою як товарний знак, тому що вона не виконувала його основної функції: відрізняти товари і послуги одних осіб від однорідних товарів і послуг інших осіб. Розрізняльна здатність товарного знака підтримується і зміцнюється використанням знака виключно його власником. Інші виробники можуть користуватися ним тільки на підставі ліцензії (дозволу) правовласника. Вільне ж використання цього товарного знака всіма бажаючими є чинником, що розмиває його розрізняльну здатність.

Напевно виходячи з того, що позначення “Ф” не має розрізняльної здатності, ХФЗ “А” в 2002 р. змінив назву свого препарату на іншу.

Однак це поки що не заважає йому із всіх прав, які надає йому Свідоцтво України на знак для товарів і послуг “Ф”, активно використовувати лише право на заборону іншим особам користуватися торговою назвою “Ф”.

Слід зазначити, що ст. 17 Закону про товарні знаки називається “Обов’язки, що випливають із свідоцтва” і говорить:

“Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає із свідоцтва”.

Визначення поняття “добросовісне користування” Закон не містить. Інші нормативні акти трактують його як таке, що “не завдає шкоди іншим фізичним і юридичним особам, навколишньому середовищу, інтересам суспільства і національній безпеці тощо”.

Також цей знак через певний час може бути анульований через невикористання. Адже абз. 2 ст. 17 Закону про товарні знаки встановлює, що: “Якщо знак не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання знака було припинено, будь-яка особа має право звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва”.

Взагалі на проблемі так званих “радянських” торгових марок варто зупинитися окремо. Історія розвитку нашого суспільства свідчить про те, що словесне позначення типу “Ф” – яскравий приклад так званого “радянського” бренду – коли для громадян СРСР ковбасою була “Докторская”, цукерками – “Белочка” і “Тузик”, сигаретами – “Прима” та “Ява”, пральним порошком – “Лотос”, зубною пастою – “Жемчуг”, пивом – “Жигулевское”, універсальним лікарським засобом – “Анальгин”, а вільний від роботи час спливав у чергах за цими продуктами.

Товари з однаковими назвами випускалися на різних підприємствах, які перебували в рівних умовах. Рецептури, технологію, стандарти, назви і навіть макети упакування спускалися з центру. В основному їх розробляли галузеві міністерства та науково-дослідні інститути. Перевага попиту над пропозицією, відсутність ринкової конкуренції між товаровиробниками перешкоджали їхньому розвитку в області товарної політики. Кожне з підприємств вносило свою частку в розкручування того чи іншого “бренду”. Популярні торгові назви тих часів стали невід’ємною частиною культури, вплелись в людські долі та спогади. Тому радянські марки – золотий фонд вітчизняного бізнесу, особливо на ринку товарів споживчого призначення (за оцінками фахівців, орієнтовна вартість деяких з них складає близько 50 000 000 дол. США).

Але з погляду норм законодавства з промислової власності, вони є не марками, а сортами. Їхні рецептури майже з початку використання зареєстровані в ГОСТах і могли бути використані будь-яким підприємством. В ті часи завод-виробник певного товару теоретично мав змогу зареєструвати його назву в якості товарного знака. Однак власник такого “знака” хоча формально і мав право, але не міг диктувати умови використання цього знака іншим виробникам. Реєстрація товарних знаків за радянських часів була необхідною для двох цілей:

1) не допустити їхню реєстрацію на території СРСР іноземними особами і мати додаткову перешкоду по запобіганню імпорту продукції, маркованої цими товарними знаками, тобто захистити в такий спосіб вітчизняного виробника; і

2) для забезпечення умов реєстрації цих знаків за кордоном на ім’я державного посередника, оскільки товарний знак не може бути зареєстрований на ім’я держави.

Таке становище було адекватним існуючим економічним відносинам, заснованим на єдиній загальній державній власності і високоцентралізованому адміністративному плануванні і керуванні економікою.

Подібні ситуації, коли певне позначення добросовісно використовувалось кількома виробниками, а виявилось зареєстрованим на одну особу, вже стали нормою. На жаль, положення чинного Закону про товарні знаки не завжди придатні для вирішення подібних ситуацій, оскільки, наприклад, далеко не більшу частину реєстрацій таких товарних знаків можна визнати недійсними внаслідок втрати знаками розрізняльної здатності та перетворення їх у видові назви. Крім того, якщо навіть мав місце колективний характер використання такої торгової назви, це не може бути перешкодою для її реєстрації як товарного знака на ім’я одного з виробників чи будь-якої іншої особи у відповідності з п. 4 ст. 6 Закону, тому що експерти Укрпатенту не мають спеціальної бази даних для визначення цього факту.

Точки зору на дану проблему фахівців з права інтелектуальної власності полярні. Так, відомий спеціаліст в цій галузі В. Джермакян пропонує використовувати “противоречие общественным интересам как основание для отказа в регистрации товарного знака” (В. Джермакян. Противоречие общественнім интересам как основание для отказа в регистрации товарніх знаков. – М.: “Интеллектуальная собственность” № 5 – 6 /1997 г. – с. 11-16). Інші фахівці, зокрема представники з питань інтелектуальної власності, які зареєстрували “радянські” товарні знаки на конкретних, часто іноземних осіб, пропонують вилучити п. 4 ст. 6 із Закону про товарні знаки, як такий, що суперечить міжнародним правовим нормам. Але слід зазначити, що в силу капіталістичного шляху розвитку західних країн, міжнародної практики вирішення подібних питань немає.

Тому потрібно створити законодавчий механізм, що передбачав би цивілізоване використання радянських торгових марок їх колишнім виробниками. Наприклад, такі марки можна визнати колективними товарними знаками і об’єднати їх виробників в галузеві асоціації, коло учасників яких було б обмежене необхідністю тривалого використання знака (до 1992 р.) та рівнем якості товару, маркованого цим знаком.

Але в кожному випадку “долю” певного “радянського бренда” треба вирішувати індивідуально з урахуванням всіх аспектів історії його створення та використання. І реалізовувати це відповідальне і складне завдання в такій важливій і наукоємній сфері, як фармація, повинні в першу чергу висококваліфіковані і досвідчені саме в цій галузі фахівці.

3. Відповідно до наказу про Порядок проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби пункти 13 та 14 заяви про проведення експертизи матеріалів на лікарський засіб, що подається на державну реєстрацію (перереєстрацію), містять інформацію щодо наявності у заявника патентів або свідоцтв на товарні знаки. Зупинимось на питанні правомірності заборони власником патенту на спосіб одержання певної хімічної сполуки державної реєстрації лікарських засобів, що містять дану сполуку.

Патент на спосіб одержання продукту (лікарського препарату) тісно пов’язаний з патентом на сам продукт. В тому випадку, коли продукт, одержаний цим способом, новий, він надає право і на сам продукт, що за відсутності патенту на нього є дуже важливим. Це так звана непряма охорона “продукт через спосіб”.

Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII

Стаття 6. Умови надання правової охорони

<…>

6. Дія патенту (деклараційного патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

<…>

Варто сказати, що під “продуктом, безпосередньо виготовленим запатентованим способом” розуміються будь-які вироби, пристрої, речовини і т.і., причому як нові, так і вже відомі. У тих випадках, коли йдеться про новий продукт, діє презумпція, що він отриманий за допомогою запатентованого способу. Іншими словами, виробник цього продукту має довести, що він не застосовував спосіб, який належить патентовласнику, тому що в протилежному разі він визнаватиметься порушником. Якщо ж патент охороняє новий спосіб одержання вже відомого продукту, тягар доведення використання запатентованого способу лягає на патентовласника. Для цього він може використовувати будь-які прямі і побічні докази, що свідчать про можливе порушення його прав, наприклад, дані про суттєве збільшення обсягів продажу продукту на ринку після опублікування відомостей про новий спосіб його одержання, про зміну його вартості тощо. Сучасний рівень хімічної технології дозволяє одержувати будь-який фармацевтичний продукт різноманітними способами (Сергеев А.П. “Интеллектуальная собственность в Российской Федерации” – М.: “Проспект” 1999 г. – с. 517).

Таким чином, перш ніж забороняти державну реєстрацію певного лікарського засобу, власник патенту на конкретний спосіб його одержання має довести факт використання запатентованого ним способу іншим виробником цього препарату.

КРИТЕРІЇ ПАТЕНТОЗДАТНОСТІ “ФАРМАЦЕВТИЧНИХ” ВИНАХОДІВ

Слід особливо відзначити, що в процесі експертизи технічних рішень Укрпатент не проводить експериментальну перевірку на предмет виконання об’єктом, що заявляється як винахід, свого завдання, а також того, чи не суперечить він суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі (п. 1 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”). Це означає, що патент, виданий на “фармацевтичний” винахід, не гарантує ефективність, безпечність та якість лікарського засобу, який він прямо або опосередковано захищає. Але дотримання вимог п. 1 ст. 6 Закону про винаходи і корисні моделі в цій галузі має виняткове значення. Зауважимо, що згідно з положенням п. 1 ст. 7 зазначеного Закону Укрпатент оцінює заявлений об’єкт за такими критеріями: новизна, промислова придатність та винахідницький рівень.

Закон про винаходи і корисні моделі містить лише загальні визначення критеріїв патентоздатності винаходу, зокрема винахідницького рівня: “Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки” (п. 7 ст. 7 Закону). З огляду на спільність властивостей хімічних речовин, що належать до певного класу, винахідницький крок тут може бути лише у випадку значної переваги в корисності в порівнянні з прототипом. Тобто речовина, що вперше заявляється, або одержана за новим способом, має бути значно ефективнішою, мати меншу токсичність і т.і. у порівнянні з іншими речовинами даного класу. Таким чином, головною ознакою патентоздатності фармацевтичного винаходу має бути фармакологічний ефект.

Для такої життєво важливої галузі, як фармацевтика, особливо критичною є перевірка промислової придатності винаходу, оскільки вона передбачає проведення дослідження щодо відповідності лікарського засобу зазначеним вимогам ефективності, безпечності та якості. Тут, як в жодній іншій області, потрібна доказовість досягнення технічних результатів, тому що помилки і прорахунки можуть дорого обійтися, адже йдеться про здоров’я людини.

Неповнота дослідження виділеного продукту може спричинити помилкову видачу патенту і наступне його скасування. Наприклад, якщо у випадку експериментальної чи промислової перевірки не підтверджується факт виділення й ідентифікації хімічної речовини запатентованим способом, або запатентована речовина виявляє насправді інші властивості, відповідно до п. 1 ст. 33 Закону про винаходи і корисні моделі виданий патент може бути визнано недійсним.

Отже, поверхневе дослідження заявленого об’єкта, невірогідність відомостей про його властивості і недостатнє число прикладів реалізації винаходу можуть зашкодити ефективній патентній охороні продукту. Тут важливо дотримуватись вимог п. 1 ст. 6 Закону про винаходи і корисні моделі, в якому сказано, що патентна охорона не надається рішенням, “що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі”. Тобто основне завдання фармацевтичних винаходів – відповідати вимогам ефективності, якості та безпеки.

“В ім’я цієї мети багато фармацевтичних компаній припиняють розробки після проведення дорогих доклінічних досліджень і навіть на завершальних етапах клінічної апробації, якщо фармакодинамічні або токсикологічні ефекти потенційного препарату сумнівні або викликають побоювання (існує понад 30 таких прикладів на рік тільки в п’яти провідних світових компаніях). Якщо такі ефекти є віддаленими, препарати вилучаються з продажу регулюючими органами або самими компаніями навіть на постмаркетинговій стадії (Раксар – GlaxoWellcome, Трован – Pfizer та ін.). Недавнім прикладом стало рішення компанії Байєр АГ про припинення продажу зареєстрованого й в Україні препарату “Ліпобай” на підставі постмаркетингових даних про ризик розвитку рамбдоміолізу, що, на думку компанії, є наслідком неконтрольованого застосування “Ліпобаю” з препаратами групи фібратів” (Стефанов О.В. “За всіх часів”. – К.: “Вісник фармакології і фармації”, 2001 р., № 9. – с. 5).

Дійсно, якщо запропонований препарат, виліковуючи від застуди, викликає рак печінки, то його не можна визнати ні таким, що відповідає суспільним інтересам та принципам гуманності і моралі, ні критерію промислової придатності. І якщо експертиза не виявить побічних ефектів препарату і він буде запатентований, то надалі, у разі виявлення шкоди здоров’ю людини на стадії його клінічної апробації чи в процесі його практичного використання, патент буде визнаний недійсним (неправомірна видача внаслідок порушення вимог патентоздатності). З огляду на те, що йдеться про здоров’я та життя людей, у відповідності з п. 2 ст. 35 Закону це питання вирішуватиметься в судовому порядку.

“За всіх часів саме біологічне існування людства, поза залежністю від “якості життя”, було пов’язано з доступністю медичної допомоги. У наші дні до 90 % заходів, що визначають стан здоров’я, продовження та збереження життя людини, залежать від забезпечення ліками.

Методологія аналізу науки наприкінці ХХ століття вперше концептуально розглянула окремо медицину і фармакологію, й віднесла першу до групи прикладних наук, а другу – до природно-орієнтованих, тобто переважно пов’язаних з експериментальним матеріалом і спостереженнями. Проте, взаємозв’язок цих двох наук є безперечним і вічним” (Стефанов О.В. “За всіх часів”. – К.: “Вісник фармакології і фармації”. 2001 р., № 9. – с. 5).

На підставі викладеного можна зробити деякі висновки і пропозиції.

• “Найважливішою ознакою якості та передумовою ефективності закону є повнота правового регулювання” (Бошицький Ю.Л. Концептуальні аспекти сприяння розвитку інтелектуальної власності нації. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: зб. наук. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 424 с.). На жаль, загальні норми законодавства з інтелектуальної власності стосовно фармацевтичних об’єктів потребують уточнення.
• Одержувати правову охорону має не гіпотетична сполука, а цілком реальна речовина, яка має бути промислово придатна, тобто якісна, безпечна і мати фармакологічний ефект.
• Враховуючи специфічність і відмінні риси “фармацевтичних” об’єктів інтелектуальної власності, пропонується ввести в законодавство з інтелектуальної власності і лікарських засобів принцип “старшого права”: поряд з пріоритетом реєстрації прав інтелектуальної власності на конфліктну назву лікарського засобу враховувати дату реєстрації в Державному фармакологічному центрі МОЗ України лікарського засобу під цією назвою.
• Використання торгових назв лікарських препаратів без перевірки їх правового статусу може призвести до порушення виключних прав власників свідоцтв на знаки для товарів і послуг. Тому пропонується внести до проекту Закону України “Про лікарські засоби” рекомендацію підприємствам, що включають до своєї номенклатури нові препарати під оригінальними назвами, перевіряти в Державному підприємстві “Український інститут промислової власності” Державного департаменту інтелектуальної власності новизну своїх назв. А оцінку придатності запропонованої назви лікарського препарату віднести до компетенції відповідних структур Мінздраву. Не мають бути виключеннями у цьому відношенні назви, які вже зареєстровані в Державному департаменті інтелектуальної власності як товарні знаки.

І, на завершення, хотілося б зазначити, що “право на охорону здоров’я є основоположним правом людини. Доступ до медичної допомоги, який включає і доступ до основних лікарських засобів, є однією із головних передумов для реалізації цього права людини” (Стефанов О.В., Варченко В.Г. Гудзь Н.Я. Національна політика ліків в Україні. Сучасний стан та перспективи на майбутнє. – К.: “Вісник фармакології та фармації”, № 1/ 2003 р. – с. 2).